REGISTRO DE MARCAS. ERRORES TÍPICOS EN LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y CÓMO EVITARLOS

Artículo realizado por Luis Naranjo asociado en Protectia – Agencia Patentes y Marcas.

Como se comentaba en un artículo anterior el registro de marcas en la internacionalización empresarial es fundamental en el desarrollo de un proyecto de cierto calado para cualquier emprendedor en los tiempos actuales.

Existen una serie de errores en los que se puede incurrir con facilidad y que se pueden evitar con sencillas gestiones y sin tener que asumir un coste adicional alto como son un registro de marcas o un simple estudio previo de anterioridades. Hay 2 situaciones que se repiten con frecuencia y que, pueden evitarse por adelantado fácilmente:

Usurpación: en los casos en que la internacionalización de la empresa se realiza a través de terceros, como fabricantes, distribuidores o representantes nacionales, puede suceder que estos vean una buena oportunidad para marcarse un tanto y registren como marcas nacionales las denominaciones corporativas o aquellas con las que identifican sus productos y servicios así como la imagen con la que se asocian, bien directamente o mediando alguien en su nombre.

En Protectia tenemos como ejemplo reciente el caso de la marca Tammy Taylor en España en el que la multinacional norteamericana Tammy Taylor Inc., se vio obligada a recuperar la titularidad de la marca denominativa española Tammy Taylor Nails a cambio de una cuantía económica y bajo la amenaza de emprender acciones legales basadas en competencia desleal y notoriedad de marca. Este caso se resolvió rápida y satisfactoriamente por la intervención de nuestra agencia de propiedad industrial, pero el caso podría haberse complicado y eternizado si hubiera llegado a tribunales.

Este tipo de situaciones pueden evitarse con un simple registro de marca. Previo a este registro, mediante un estudio de viabilidad en el que se evalúen antecedentes, puede detectarse si existe algún registro anterior idéntico o muy similar al pretendido. Con esta información se dispone de la oportunidad de buscar una nueva imagen de marca para la comercialización en ese territorio así como de tratar de adquirir este valioso activo estratégico que ya otro posee en ese territorio.

Transliteración de marcas registradas : cuando nos disponemos a exportar a países cuya comunicación escrita no responde a caracteres latinos: Israel, China, Rusia, Japón, etc. el registro de marcas en caracteres latinos no ofrece protección plena en estos países, puesto que podrían coexistir marcas fonéticamente iguales, pero con caracteres diferentes; y ¿quién las diferenciaría, por ejemplo, al mencionarlas en una llamada telefónica o en un eslogan radiofónico?

Tenemos como ejemplo reciente el de la marca Hermes en China: La firma de moda Hermès pierde su marca en caracteres chinos.

La forma de evitar este tipo de situación es sencilla y barata pudiéndose, o bien realizar una solicitud adicional de marca, o bien incluir en la misma solicitud de registro la denominación en los caracteres típicos de cada territorio, como cirílicos en Rusia, en hebreo para el caso de Israel o katakana para Japón.
Todas las medidas propuestas anteriormente deben complementarse con servicios de control de aduanas para evitar la entrada en el mercado de productos usurpadores y falsificaciones.
Estas premisas deben tenerse en cuenta también a la hora de acudir a ferias o exposiciones comerciales internacionales, espacios creados para tener encuentros con potenciales aliados y donde acuden muchos competidores ávidos de ¨nuevas ideas¨.

Recomendaciones: realizar siempre investigaciones de registros anteriores en cada territorio en el que se va a comercializar y a depositar una solicitud de marca; registrar marcas defensivas en el país donde se va a realizar la producción tanto en caracteres latinos como en los caracteres locales:; contratar servicios de control de aduanas de marcas tanto en las fronteras de donde se comercializa como de donde se produce.